등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다고 판단한 사례

[특허법원 2022허4772 판결]

l  사건 개요

원고들은 2019. 6. 25. 피고 회사, A을 상대로 특허심판원 2019당2066호로 “① 등록디자인은 원고 농업회사법인 B 주식회사의 직원인 C이 창작한 디자인이므로, 디자인보호법 제3조 제1항을 위반하였다. ② C은 적어도 등록디자인의 공동창작자이므로, 등록디자인은 디자인보호법 제39조을 위반하였다. ③ 등록디자인은 비교대상디자인 1과 유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 2에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로, 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항에 해당한다.”라고 주장하면서 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2020. 7. 17. “① C은 등록디자인의 창작자 또는 공동창작자라고 볼 수 없으므로, 디자인보호법 제3조 제1항, 제39조를 위반하지 않았다. ② 비교대상디자인 1은 신규성 상실의 예외 규정이 적용되어 등록디자인의 신규성 부정 여부를 판단함에 있어 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하지 않는 것으로 보므로, 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하지 않는다. ③ 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.”라는 이유로 원고들의 심판청구를 인용하는 내용의 심결(선행심결)을 하였다.

피고 회사, A은 2020. 8. 5. 원고들을 상대로 이 법원 2020허5351호로 선행심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송 전 이 법원은 2021. 7. 15. “① C은 등록디자인의 창작자 또는 공동창작자라고 볼 수 없다. ② 비교대상디자인 1은 신규성 상실의 예외 규정이 적용된다. ③ 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어렵다.”라는 이유로 피고 회사, A의 청구를 인용하여 선행심결을 취소하는 환송 전 판결을 선고하였다.

원고들은 환송 전 판결에 불복하여 대법원 2021후10756호로 상고하였으나, 대법원은 2021. 11. 25. 심리불속행 기각하여 환송 전 판결은 확정되었다.

선행심결 취소판결에 따른 등록무효 심판청구 사건에서 원고들은 “① 피고 회사는 A으로부터 등록디자인에 관한 권리를 승계받지 않았으므로, 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항을 위반하였다. ② 등록디자인은 선행디자인 1, 2에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.”라고 주장하였고, 특허심판원은 2023. 3. 27. “피고 회사는 A으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 일부를 묵시적으로 이전받았고, 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

 

l  판시 요지

1.     등록디자인이 디자인보호법 제3조 제1항 본문을 위반하였는지 여부

등록디자인의 창작자인 A이 D에 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도한 후 D는 피고 회사에 이를 양도하였거나 A이 피고 회사에 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하였고, 디자인 출원 과정에서 A과 D가 출원인에 피고 회사를 포함시킴으로써 피고 회사에 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 디자인권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 등록디자인 출원 당시 이미 있었다고 할 것이다.

 

2.     등록디자인이 선행디자인들에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

가.   대상 물품의 동일·유사여부

등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품은 내부에는 소시지를 위치하고 외부에는 중앙에 구멍이 형성된 떡이나 둥글게 말은 삼겹살을 배치한 후 4개를 횡방향으로 중첩하여 꼬치에 끼워 넣어서 조리하여 소시지와 떡이나 삼겹살을 함께 먹을 수 있도록 한 식품으로 그 용도와 기능이 동일하다.

 

나.   선행디자인 1, 2에 따라 쉽게 창작할 수 있는지 여부

등록디자인		선행디자인 1		선행디자인 2

전체적으로 등록디자인과 선행디자인 1은 다른 미감적 가치를 가지고 있고, 선행디자인 1을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것이 공지형태나 주지형태를 모방 또는 전용하였거나 상업적기〮능적 변형에 불과하거나 이 사건 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하였거나 전용하였음에 불과하다고 볼 수 없다.

 

다.   등록디자인과 선행디자인 2, 3, 4에 따라 쉽게 창작할 수 있는지 여부

등록디자인	선행디자인 3	선행디자인 4

전체적으로 등록디자인과 선행디자인 3, 4는 다른 미감적 가치를 가지고 있으며, 선행디자인 3, 4를 등록디자인과 같이 쉽게 변형할 수 없다

 

라.   선행디자인 2, 5, 6에 따라 쉽게 창작할 수 있는지 여부

 

등록디자인	선행디자인 5	선행디자인 6

전체적으로 등록디자인과 선행디자인 5, 6은 다른 미감적 가치를 가지고 있으며, 선행디자인 5, 6을 등록디자인과 같이 쉽게 변형할 수 없다.

 

마.   선행디자인 2, 7에 따라 쉽게 창작할 수 있는지 여부

등록디자인	선행디자인 7

등록디자인과 선행디자인 7은 다른 미감적 가치를 가지고 있으며, 선행디자인 7을 이 사건 등록디자인과 같이 쉽게 변형할 수 없다.

 

바.   선행디자인 2, 8에 따라 쉽게 창작할 수 있는지 여부

등록디자인	선행디자인 8

등록디자인과 선행디자인 8은 다른 미감적 가치를 가지고 있다. 또한 선행디자인 8에 선행디자인 2를 쉽게 결합할 수 있다고 보기 어렵고, 결합하더라도 등록디자인이 도출된다고 보기도 어렵다.

 

3.     결론

피고 회사는 A으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 일부를 묵시적으로 승계받은 후 등록디자인에 관하여 디자인등록을 받았고, 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에서 8에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

끝